Als je als start-up of scale-up internationaal gaat, moet je daar wel juridisch klaar voor zijn door internationale merkregistratie aan te vragen. Hoe zorg je voor de juiste internationale merkbescherming en hoe maak je de afweging tussen kosten en haalbaar resultaat? Hieronder een overzicht van de belangrijkste te zetten stappen.
Iedere zichzelf respecterende start up of scale up heeft de ambitie de wereld te veroveren met een vernieuwend product. Ook al is het verdienmodel nog niet helemaal duidelijk en moet de financiering nog rond komen, ze willen er zeker van zijn dat ze internationaal kunnen gaan, als ze er klaar voor zijn.
Sommige bedrijven hebben eerst hun merk geregistreerd, dan de financiering binnen gehaald. Anderen denken pas aan merkbescherming als er een probleem ontstaat, of als een investeerder erom vraagt.
Wat bedrijven vaak niet weten is dat je in de meeste landen alleen een beroep kunt doen op merkbescherming als het merk daar ook is geregistreerd. Een Benelux merk biedt dus geen bescherming tegen een copy cat in Duitsland.
In ieder geval is timing en planning bij het internationaal registreren van je merk heel belangrijk. Want wanneer moet je budget vrij maken voor de merkbescherming en hoe groot ga je het aanpakken?
Wereldwijde merk(naam)registratie?
Een échte wereldwijde registratie bestaat niet. Er zijn veel landen waar het registreren van merken niet goed is geregeld, niet bestaat, of erg duur is. Het internationaal registreren van merken is duur en tijdrovend. Er is niet één systeem, waarbij je met één druk op de knop in alle landen binnen een paar maanden je merk hebt geregistreerd.
Het systeem van Internationale merkregistraties van het WIPO in Genève, komt het dichtst bij een wereldwijde registratie, maar dit systeem geldt lang niet voor alle landen. In veel landen kan een merkregistratie alleen worden verkregen, door het indienen van een merkaanvraag bij de nationale merkenautoriteiten. Die stellen hun eigen eisen en hanteren hun eigen tarieven. Dat maakt het hele proces kostbaar, ingewikkeld en onvoorspelbaar.
Op de vraag wat een wereldwijde registratie kost, antwoorden wij meestal: “Een ton”, maar in feite zal het hele proces veel meer dan dat kosten. Je kunt je daarom beter focussen op de belangrijkste landen en het internationaal registreren van je merk stapsgewijs en gefaseerd aanpakken.
In dit artikel gaan we vooral in op het indienen van Internationale merkregistraties bij het WIPO.
Wat is een Internationale merkregistratie?
Een Internationale merkaanvraag is een bundeling van nationale merkaanvragen. Het systeem van Internationale merkregistraties maakt het verkrijgen van Internationale merkbescherming goedkoper en toegankelijker. De uitvoering wordt gedaan door de “World Intellectual Property Organisation” (WIPO) in Geneve.
Het WIPO vraagt daarvoor een basisbedrag, vermeerdert met de landentaksen van de aangewezen landen. (zie daarvoor de WIPO calculator). Er zijn veel landen aangesloten bij de betreffende verdragen, maar ook veel belangrijke landen niet, zoals Zuid Afrika en Hong Kong.
De Internationale merkaanvraag wordt door het WIPO gecontroleerd en, als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de nationale merkenbureaus. Zij nemen, met toepassing van hun eigen regelgeving, een beslissing over de merkaanvraag. Het Internationale Certificaat van Inschrijving wordt door het WIPO vaak al binnen een paar maanden afgegeven, maar na die tijd moeten de nationale merkenbureaus het merk nog toetsen en publiceren en kunnen ze de registratie alsnog weigeren.
Per land is de procedure anders en kan de uiteindelijke merkbescherming verschillen. Grote voordelen van een Internationale merkaanvraag ten opzichte van nationale merkaanvragen zijn de kosten, de simpele aanvraagprocedure en de strikte termijn van 12 of 18 maanden na de WIPO registratie, waarbinnen de nationale autoriteiten de aanvraag moeten hebben behandeld.
Het is op ieder moment mogelijk landen toe te voegen aan een bestaande Internationale merkregistratie. Voor elke nieuwe uitbreiding is een bedrag voor territoriale uitbreiding verschuldigd, plus de landentaksen.
Een Internationale merkregistratie heeft voor alle landen hetzelfde registratienummer en één vervaldatum. Dat is handig voor het merkenbeheer. Sommige landen stellen echter eigen voorwaarden voor het behoud van de merkrechten, zoals de VS, waar feitelijk gebruik na 5 jaar moet worden aangetoond.
Stappen voor merkbescherming
-
Doe vooronderzoek
Zoals bij elk nieuw merk begin je met een merkonderzoek in de relevante landen. Lees hier hoe je goed vooronderzoek doet. De resultaten daarvan kunnen bepalend zijn voor de registratiestrategie. Als blijkt dat je merk in een belangrijk land niet beschikbaar is, dan kunnen de onderzoeksresultaten er zelfs voor zorgen dat het merk moet worden aangepast. Dat is natuurlijk vervelend, maar het kan toekomstige problemen voorkomen.
-
Zorg voor een goede basis merkregistratie
Een Internationale merkaanvraag moet worden gebaseerd op een merkdepot in, kort gezegd, het thuisland van de aanvrager. Voor Nederlandse merkhouders is dat de Benelux of de EU.
Omdat het lot van een Internationale merkregistratie de eerste 5 jaar afhankelijk is van het basismerk, is het van belang ervoor te zorgen dat de thuisregistratie niet tegen problemen op gaat lopen. Als de Benelux of EU registratie met succes wordt aangevallen, dan gaat de hele Internationale merkregistratie onderuit.
De geldigheid van een Benelux merk kan worden aangetast door een ouder Benelux of EU merk. Een EU merk kan worden aangevallen door partijen uit 28 EU lidstaten, waardoor het risico om je Internationale merk op een EU merk te baseren groter is. In onze praktijk kiezen we daarom meestal voor een Benelux basismerk, ook al is daarnaast ook registratie in de EU gewenst.
Je begint dus met het indienen van een Benelux merkaanvraag. Het is mogelijk en handig om de waren- en dienstomschrijving in het Engels in te dienen. Dat scheelt je later vertalen. Meer over het plaatsen in de juiste klassen van je merk lees je hier.
Vervolgens wacht je af of de registratie zonder problemen wordt afgegeven.
-
Bepaal binnen de prioriteitstermijn in welke landen je wilt registreren
Als je binnen 6 maanden na het indienen van je eerste merkaanvraag, het merk in het buitenland indient, kun je een beroep doen op de prioriteit. Dat houdt in dat je merk in de nieuwe landen met terugwerkende kracht bescherming krijgt vanaf de datum van indiening van het basismerk. Op basis van een merk dat is ingediend op 1 februari, kan tot 1 augustus van datzelfde jaar, met prioriteit van 1 februari, in het buitenland worden ingediend.
Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat een ander de rechten op jouw merk in de tussentijd rechtsgeldig kan claimen.
Gebruik de 6 maanden termijn om te bepalen in welke landen je wilt registreren. Dat is lastiger dan je denkt, omdat je per land betaalt en het aantal klassen kunt bepalen.
Mis je die termijn van 6 maanden, dan kun je nog gewoon een Internationaal merk indienen, maar niet meer met het voordeel van de prioriteit.
-
Dien de Internationale merkaanvraag in
Een Internationale merkaanvraag dien je in via het BOIP of EUIPO. Naast het merk en de gegevens van het basismerk en de merkhouder, geef je aan welke landen je wilt aanwijzen en voor welke klassen. Dat lijkt simpel, maar dat is het niet altijd.
Misschien wil je bijvoorbeeld in de dure landen alleen voor de meest belangrijke klassen registreren. Of heb je door het merkonderzoek gezien dat je in een bepaald land een klasse beter kunt weglaten. Dat is mogelijk, want je kunt per land bepalen of je voor alle klassen en waren en diensten wilt indienen.
Ook kun je per land een specifieke waren- en dienstenomschrijving hanteren, bijvoorbeeld om voorlopige weigeringen te voorkomen. Sommige landen stellen namelijk afwijkende eisen aan de classificatie. Zo moet de omschrijving in de VS veel specifieker zijn dan wij in de EU gewend zijn, en is klasse 35 in China niet toegestaan. Door daar bij de aanvraag rekening mee te houden, kun je onnodige weigeringen en bezwaren voorkomen.
De omschrijving van waren en diensten moet in het Engels of Frans worden ingediend. Zodra de taksen zijn betaald, wordt de aanvraag gecontroleerd en doorgestuurd naar het WIPO.
Als je gebruik wilt maken van de prioriteit, zorg er dan voor dat de merkaanvraag uiterlijk op de datum zelf is ingediend en betaald.
-
Volg het verloop van de Internationale merkaanvraag
Als alles in orde is, wordt de aanvraag doorgestuurd naar het WIPO die na controle en eventuele aanpassingen, de aanvraag doorstuurt naar de nationale merkenbureaus. Daarna wordt het Certificaat van Inschrijving afgegeven.
Gemiddeld ontvang je na circa 4 maanden het certificaat van inschrijving van het WIPO.
Soms duurt dat echter langer, bijvoorbeeld omdat het WIPO van mening is dat de omschrijving van waren- en diensten toch niet voldoet. De communicatie daarover verloopt via de merkeninstantie van het land van het basismerk (dus het BOIP of EUIPO).
Pas als de merkaanvraag bij het WIPO rond is, kun je het verdere verloop online volgen op de WIPO website, real time status.
-
Monitor de volgende 12 tot 18 maanden de nationale procedures
Als de Internationale merkregistratie rond is, hebben de nationale autoriteiten vervolgens 12 tot 18 maanden om de aanvraag te beoordelen. Het is daarom zeker niet ongebruikelijk dat je merk na het ontvangen van het WIPO certificaat, alsnog in bepaalde landen wordt geweigerd. In dat geval wordt er een strikte termijn gesteld door de merkenautoriteiten, waarbinnen gereageerd moet worden om alsnog een registratie te kunnen verkrijgen. Het is raadzaam daarvoor een specialist in te schakelen. Reageer je niet, dan wordt het merk in dat land definitief geweigerd.
De weigeringsberichten van de nationale merkeninstanties ontvang je via het WIPO. Hier, tab “by office”, kun je per land zien of er berichten zijn.
Houd er rekening mee dat een Internationale merkregistratie niet binnen een paar maanden is geregeld. De moeilijkheid zit niet in het invullen van het aanvraagformulier, maar in het bepalen van de beschikbaarheid, het opstellen van een goede waren- en diensten omschrijving en het voorkomen van onnodige weigeringen. Maak gebruik van de diensten van een merkenspecialist, als je wilt dat je merk ook in het buitenland goed wordt beschermd.
