Oppositie is een formeel bezwaar, meestal ingesteld door een andere merkhouder, tegen de inschrijving van een nieuwe merkaanvraag. Het komt er op neer dat een ander wil voorkomen dat het merk wordt geregistreerd.
Opposities worden ingediend bij en behandeld door de officiële merkenautoriteiten. Zij beoordelen of de merkaanvraag op verwarringwekkende wijze overeenstemt met een ouder merk, of soms met een oudere handelsnaam.
Juridische feiten van opposities tegen een Benelux- of Europese merkaanvraag
Oppositietermijn
In de Benelux kan oppositie worden ingesteld tot 2 maanden na de publicatiedatum van de merkaanvraag. In de EU is deze termijn 3 maanden.
Instanties
Oppositie wordt ingediend bij de betreffende officiële merkenautoriteiten, zoals het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of het “Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie” (EUIPO).
Verstrijken van de oppositietermijn zonder het instellen van oppositie
Bij het verstrijken van de oppositietermijn van een Benelux of Europese merkaanvraag kan alsnog een actie tot nietigheidsverklaring worden ingesteld bij het BOIP of EUIPO. Registratie en gebruik van het vermeende conflicterende merk kan ook nog worden aangevochten via de rechter.
Procedure
De aanvrager van het geopponeerde merk wordt door de merkenautoriteiten direct op de hoogte gesteld van de oppositie en de ontvankelijkheid van de oppositie wordt beoordeeld.
Ingeroepen rechten
In de Benelux kan alleen oppositie worden ingediend op basis van een geregistreerd merk, of een ongeregistreerd algemeen bekend merk.
In de EU kan, naast een merk, ook een handelsnaam van meer dan plaatselijke betekenis als basis dienen voor een oppositie.
Ontvankelijkheid
Opposities worden alleen in behandeling genomen als het verzoek binnen de termijn en op de juiste wijze is ingediend, de taksen zijn betaald en er geldige rechten zijn ingeroepen.
In de Benelux zijn de oppositietaksen € 1.045,-, waarvan 40% voor afloop van de oppositietermijn moet zijn betaald en de rest voor het einde van de cooling off periode.
In de EU zijn de taksen € 320,-.
Opschorting
Als één van de ingeroepen merken nog niet definitief is geregistreerd, dan wordt de procedure aangehouden, totdat dat merk is ingeschreven.
Cooling off periode
Dat is de eerste termijn van 2 maanden waarin de oppositie “on hold” staat om partijen de mogelijkheid te geven er samen uit te komen. Partijen kunnen gezamenlijk verzoeken om die periode uit te stellen.
Oppositiegronden en argumenten
Na het verstrijken van de cooling off periode, heeft de opposant 2 maanden de tijd om de oppositie nader te onderbouwen.
Na ontvangst van de oppositiegronden, heeft de deposant 2 maanden om daarop te reageren.
Gebruiksbewijzen
Is het ingeroepen merk langer dan 5 jaar geregistreerd, dan kan in het verweer worden gevraagd om gebruiksbewijzen. Kan de opposant niet aantonen dat het merk “normaal” is gebruikt voor de waren en diensten, dan kan er (deels) geen beroep worden gedaan zijn rechten.
Duur van de procedure
Vanwege alle termijnen, en zeker als gebruik een rol speelt, duurt het al snel een jaar voor de oppositiebeslissing wordt genomen.
Reikwijdte oppositie
De procedure betreft uitsluitend de merkaanvraag, en NIET het gebruik van het merk. Daarover kan alleen de rechter beslissen.
Oppositiebeslissing
De merkenautoriteiten achten de oppositie wel of niet gegrond. Als de oppositie gegrond is heeft dat als gevolg dat de merkaanvraag geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd.
Kosten
De opposant betaald de oppositietaksen. Krijgt hij zijn gelijk, dan kan de opposant de kosten verhalen op deposant. Bij een gedeeltelijk gelijk, draagt elke partij de eigen kosten. Partijen krijgen nooit alle kosten vergoed.
Beroep
Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen een oppositiebeslissing.
Inhoud oppositie
De inhoudelijke argumenten in een oppositie hebben vooral betrekking op de vergelijking van de merken van beide partijen en de waren en diensten, waarvoor deze zijn aangevraagd.
Een paar vuistregels voor de vergelijking zijn:
- Merken hoeven niet identiek te zijn om verwarringwekkend overeen te stemmen;
- Er wordt gekeken naar de visuele, fonetische en conceptuele aspecten van de merken;
- Zwakke merken, hebben beperkte bescherming;
- De dominante bestanddelen van de merken in kwestie wegen het zwaarst;
- Woordbestanddelen prevaleren meestal boven de grafische elementen, tenzij het een beschrijvend woord betreft;
- Er wordt NIET gekeken naar de merken zoals die worden gebruikt: alleen de merken zoals gedeponeerd spelen een rol;
- Alleen bij een beroep op bekendheid van een merk en als gebruik moet worden aangetoond, spelen feitelijke bewijzen een rol;
- De totaalindruk van merken is van belang, waarbij het eerste deel van merken, meestal het zwaarst wegen in een vergelijking. Zo werden de opposities VENTILO tegen VENTIUNO en PRIMERA tegen PRIMOSA toegewezen. DOLMIO tegen POMIO werd recent afgewezen.
- Sterk onderscheidende merken (zoals niet-beschrijvende fantasienamen) genieten een ruime bescherming. De soortgelijkheid van de waren en diensten wordt dan eerder aangenomen.
- Zwak onderscheidende merken, genieten minder bescherming. Voor een geslaagde oppositie is in dat geval sterke verwantschap tussen de producten vereist.
Merken zijn emotie en het is daarom vaak lastig om objectief te kijken naar je eigen zaak. De oppositie is een droge procedure, waarbij geen belangenafweging plaats vindt en er geen plaats is voor het schetsen van een feitelijke achtergrond. Schakel ons daarom in als je in een oppositie wordt betrokken of oppositie wilt indienen. Wij kunnen een inschatting geven van de kansen en risico’s en de oppositie tot een goed einde brengen.
