Onderwerp:
Gebruiksplicht; merken moeten worden gebruikt binnen vijf jaar na registratie voor de waren en diensten waarvoor ze zijn ingeschreven en in het gebied waar ze zijn geregistreerd. Kan het gebruik van een merk gedurende deze vijf jaar op verzoek van een wederpartij niet worden aangetoond, dan kan door de merkhouder geen beroep op de merkrechten worden gedaan.
Vraagstuk in deze zaak:
Is gebruik in één lidstaat voldoende om normaal rechtshandhavend gebruik voor de hele EU aan te nemen?
Achtergrond:
Merkhouder ONEL dient oppositie in tegen de Europese merkaanvraag OMEL op basis van zijn oudere Europese merkregistratie ONEL. ONEL is een Nederlands Merkenbureau. Het Europese merk ONEL is ouder dan 5 jaar en dus moet normaal gebruik in de EU worden aangetoond om een beroep te kunnen doen op de oudere merkrechten. De merkhouder kon alleen aantonen dat zijn merk in de Benelux normaal was gebruikt.
Situatie voor de uitspraak:
Het uitgangspunt was altijd dat normaal gebruik in één lidstaat voldoende was om de merkrechten van een Europees merk te handhaven. Veel bedrijven met activiteiten in maar één lidstaat van de EU dienden Europese merkaanvragen in. De kosten zijn immers relatief laag en de aantrekkingskracht van het bezitten van een Europees merk voor ambitieuze bedrijven is groot.
Uitspraak:
Het Europese Hof zegt dat van een Europees merk wel mag worden verwacht dat het op een groter grondgebied wordt gebruikt dan in één lidstaat. Gebruik in een lidstaat kan voldoende zijn, maar alleen als er bepaalde omstandigheden aanwezig zijn. Helaas geeft het Hof geen nadere uitleg over wat die omstandigheden precies zijn. Dit zal moeten worden uitgekristalliseerd in toekomstige rechtspraak. Echter, het gevolg zal zijn dat normaal gebruik minder snel zal worden aangenomen als het gebruik zich heeft beperkt tot één lidstaat van de Europese Unie.
Mogelijke gevolgen voor de merkhouders:
– Het indienen van een oppositie op basis van een Europees merk dat ouder is dan vijf jaar, is in principe alleen aan te raden als het merk normaal is gebruikt in meer dan één lidstaat.
– Huidige houders van Europese merken die slechts in één land worden gebruikt, lopen het gevaar dat een beroep op hun Europese merk niet kan worden gehonoreerd.
– Bewijslast in opposities is hierdoor aanzienlijk zwaarder geworden.
– Europese merkaanvragen zijn minder aantrekkelijk voor kleinere merkhouders die hun merk alleen nationaal gebruiken.
– Het risico bestaat dat derden een doorhalingsactie starten tegen Europese merken die slechts in één land worden gebruikt. Kan normaal gebruik niet worden aangetoond, dan wordt het Europese merk onderuit gehaald.
– De rechten op een merk kunnen worden hersteld als het gebruik in de loop van de tijd voldoende is voor handhaving van het Europese merk. Het is dus niet zo dat er nu grote aantallen Europese merkregistraties van rechtswege komen te vervallen. Het is echter wel zo dat deze minder makkelijk kunnen worden gebruikt in acties tegen derden.
Advies voor merkhouders:
– Registreer (ook) altijd een Benelux merk.
– Voor de houders van bestaande Europese merkregistraties kan het raadzaam zijn alsnog een Benelux merk te registreren.
– Dien alleen oppositie in op basis van een Europees merk, als je zeker weet dat er sprake is van normaal gebruik en dat daarvoor voldoende bewijsmateriaal aanwezig is. Dit geldt natuurlijk alleen als het merk ouder dan 5 jaar is.
– Ook bij gebruik van een merk in meer dan één lidstaat kan het verstandig zijn om naast een Europese merkregistratie eveneens een Benelux merkregistratie te bezitten. In dat geval kan alleen worden volstaan met gebruiksbewijzen voor de Benelux.
De mening van RISE:
Alhoewel het voor veel Europese merkhouders tot onzekerheid heeft geleid, zijn wij van mening dat deze ontwikkeling op termijn wel het vrij verkeer van goederen en diensten binnen de EU kan bevorderen. Dat is immers steeds het belangrijkste uitgangspunt van de EU en de Europese regelgeving geweest.
Vóór de ONEL uitspraak konden Europese merkhouders die hun merk uitsluitend lokaal gebruikten, merken in de rest van de EU blokkeren. Ook na het ingaan van de gebruiksplicht na vijf jaar. De eerste vijf jaar na registratie kan dat nog steeds, maar als het merk daarna slechts in één lidstaat wordt gebruikt, vervalt de ruime bescherming in de hele EU. Ondernemers in andere lidstaten hoeven dan geen rekening te houden met het merk. Het vormt geen onnodig obstakel meer voor de commerciële activiteiten voor ondernemers in andere lidstaten.
Een Poolse houder van een Europees merk heeft vanaf de registratiedatum vijf jaar de tijd om de activiteiten onder het merk uit te rollen binnen de EU. Is dat na vijf jaar niet gelukt, dan hoeven ondernemers in de andere landen, zoals in de Benelux, geen rekening meer te houden met het uitsluitend in Polen gebruikte Europese merk.
Conclusie: Als een merkhouder geen feitelijk belang heeft bij Europese bescherming, maar wel de hele EU zou kunnen blijven blokkeren, leidt dat tot een beperking van de mogelijkheden van anderen. Het feitelijke belang bij bescherming in de hele EU gaat nu meer een rol spelen, en dat is naar onze mening een goede zaak.
