Je Merk bij Merkregistratie in Juiste Klassen Plaatsen – Verpruts het Niet

We zien het veel: merken die ondernemers zelf registreren en classificeren. Want hoe moeilijk kan dat zijn? Pas ermee op, want het plaatsen in de juiste klasse gaat vaak mis.

Stel, je verkoopt kleding via je webshop en winkel, dus vraagt je merk aan voor kleding in klasse 25. En als je na een paar jaar merkt dat een andere onderneming een vergelijkbaar merk voor een kledingwinkel gebruikt en wil registreren, kom je in actie. Je hebt je merk immers niet voor niets geregistreerd.

Je gaat naar een specialist om een oppositie in te dienen tegen de merkaanvraag van de wederpartij of laat een dagvaarding opstellen. Gaandeweg krijg je de vraag of je merk normaal wordt gebruikt. Je merk is namelijk ouder dan vijf jaar en kan alleen worden ingeroepen als het normaal is gebruikt. Daar twijfel je geen ogenblik aan, want je bent nog steeds actief met je webshop en de zaken gaan goed.

Toch haal je bakzeil, omdat het bewijzen van normaal gebruik een probleem is gebleken. De ingediende bewijzen zoals verkoopcijfers, reclamemateriaal, cijfers van bezoekers en afbeeldingen van je webshop, zijn onvoldoende om normaal gebruik voor kleding aan te tonen.

Het gevolg is dat het merk waar je bezwaar tegen hebt gemaakt, toch wordt ingeschreven en mag worden gebruikt.

Wat is er misgegaan?

Waar vrij veel bezwaren en opposities op spaak lopen, is het bewijzen van normaal gebruik. De eerste vijf jaar na de registratie van het merk is er geen probleem. Maar na vijf jaar kunnen merkrechten alleen met succes worden ingeroepen voor de waren en diensten, waarvoor ze zijn ingeschreven én feitelijk worden gebruikt.

In het voorbeeld van de kledingwebshop, had de ondernemer het merk moeten inschrijven in klasse 35 voor diensten van een webshop, en niet voor kleding in klasse 25, aangezien het merk niet in gebruik was voor de kleding zelf. Met de bewijzen van het gebruik van het merk voor de webshop, zou de oppositie of het bezwaar wel toegewezen zijn. Door de formele fout bij de classificatie, is de zaak kansloos en blijft het feitelijke conflict bestaan.

Juiste klasse is essentieel

Het aanvragen van je merk voor de juiste klassen is daarom essentieel voor het verkrijgen, behouden en verdedigen van je merkrechten. Als dat misgaat, is de enige manier om alsnog de juiste merkregistratie te verkrijgen, het doen van een nieuwe merkaanvraag. Je krijgt dan een nieuwe beschermingsdatum, waarmee je niet kunt optreden tegen merken die van een eerdere datum zijn.

In het ergste geval kan het onjuist classificeren leiden tot verlies van merkrechten, want het is mogelijk om doorhaling van een merkregistratie te vorderen bij het ontbreken van normaal gebruik. Daarnaast is het soms, ondanks de feitelijke verwarring met een ander merk, niet mogelijk om met succes op te treden en kun je niet anders dan een verwarringwekkend merk naast je eigen merk tolereren.

De 4 belangrijkste beginselen voor classificaties:

1. Merkbescherming geldt uitsluitend voor de waren en diensten die zijn omschreven in de classificatie. Voor waren en diensten die niet in de classificatie staan, kan geen merkbescherming worden ingeroepen.
2. De waren- en dienstenomschrijving van een merk moet voldoende duidelijk en precies zijn, zodat duidelijk is waarvoor nu precies merkbescherming wordt aangevraagd. De controle van dit vereiste is onderdeel van de aanvraagprocedure. Voldoet de omschrijving hier niet aan, dan dient er een correctie plaats te vinden, anders vindt de procedure geen doorgang.
3. De standaardomschrijving (de zgn. Class Heading) van de Classificatie van Nice geeft niet per sé bescherming voor alles wat in die klasse kan vallen. Beschermhoesjes voor smartphones vallen bijvoorbeeld in klasse 9, maar dit product kan niet worden geschaard onder een van de termen die in de ‘Class Heading’ staan. Als bescherming hiervoor gewenst is, moet dit product expliciet worden genoemd.
4. De waren- en dienstenomschrijving van bestaande merkregistraties kan niet worden uitgebreid, wel beperkt. Ben je een product of dienst vergeten op te nemen, en kan die niet worden geschaard onder de gebruikte bewoordingen, dan zul je een nieuwe merkaanvaag moeten indienen.

Waar moet je rekening houden bij opstellen van classificatie?

• Bepaal wat je activiteiten zijn en voor welke diensten of producten je merk extern wordt gebruikt. Denk na over eventuele toekomstige waren en diensten en neem die mee in de merkaanvraag. De classificatie van een merk kan niet op een later moment worden uitgebreid.Houdt rekening met de merkrechten van derden. Je lokt wellicht onnodige bezwaren uit als je een overeenstemmend merk registreert voor soortgelijke waren en diensten. Neem dus de resultaten van voorafgaand merkonderzoek mee als je de classificatie opstelt.
• Staar je niet blind op de zogenaamde “Class Heading” van de classificatie van Nice.. Binnen die standaardomschrijving is veel ruimte om een eigen omschrijving te hanteren.
• Een waren- en dienstenomschrijving is niet je businessplan. Het is niet noodzakelijk, en in gevallen zelfs nadelig, om al te specifiek je doelstellingen te omschrijven. Daarmee beperk je de beschermingsomvang en je eigen mogelijkheden. Specificeer voldoende, maar ook weer niet te veel. Bij mogelijk beschrijvende merken, kan je de kans op acceptatie van de inschrijving vergroten door het hanteren van een doordachte classificatie. Andersom kan de omschrijving ook juist de beschrijvende aard onderstrepen, waardoor je de kans op acceptatie verkleint. Denk bijvoorbeeld aan NINJA voor kleding. Dien je dit merk in klasse 25 in voor sportieve kleding, dan is het risico aanwezig dat je een weigering krijgt. Schrijf je NINJA in voor spijkerkleding, dan is de kans groot dat het merk wordt geregistreerd.

Met behulp van TM CLASS kun je zoeken op termen en bekijken in welke klassen die thuis horen. Zie deze site.

Zeker in geval van nieuwe producten en diensten, kan het opstellen van een acceptabele omschrijving lastig zijn. Schakel een specialist in als je twijfelt.

Een praktijkvoorbeeld

Je hebt een kledingwebshop waarin je verschillende merken aanbiedt. Het importeren van kleding, het doen van administratie en het maken van reclame zijn daarnaast belangrijke activiteiten. Ook heb je verpakkingsmaterialen waar de merknaam op staat afgebeeld en voeg je altijd een folder toe aan elke bestelling. Het belangrijkste, vind je zelf, is dat de kleding die je verkoopt uitsluitend van natuurlijke, biologische materialen is en de productie gegarandeerd fair trade.

De diensten en producten die van belang zijn voor de classificatie, zijn die waarvoor de klant naar je toe komt. Alle diensten en producten ter ondersteuning daarvan, hoef je niet mee te nemen  in de classificatie.

Niet relevant voor de classificatie zijn dan:

• import van kleding
• reclame
• administratie
• verpakkingsmaterialen en folders.
• feit dat alle kleding fair trade en van biologische materialen is

Wel van belang zijn de diensten van een webshop in klasse 35. Het feit dat de webshop kleding betreft is een mogelijk belangrijke specificatie.

Houd rekening met toekomstplannen

Daarnaast kun je rekening houden met eventuele toekomstplannen. Later uitbreiden van de registratie is niet mogelijk en in de Benelux kun je een merk indienen van 1 tot en met 3 klassen tegen dezelfde kosten.

Dus ook al zijn er geen concrete plannen voor bijvoorbeeld een eigen kledingmerk, klasse 25 voor kleding kan zonder extra kosten worden meegenomen. Voor het bepalen van de derde klasse kun je kijken naar aanverwante producten, zoals klasse 18 voor tassen en lederwaren, of klasse 14 voor sieraden, of klasse 45 voor persoonlijke mode-adviezen en de diensten van een stylist.

De eerste 5 jaar na registratie kun je onverkort aanspraak maken op de ruime bescherming van de merkregistratie, ook al gebruik je het merk niet. Je kunt dus prima ruimer inschrijven dan het feitelijke gebruik.

Stappen voor het kiezen van de juiste klasse-indeling

1. Bekijk waarvoor je het merk feitelijk gebruikt.
2. Denk na over eventueel toekomstig gebruik.
3. Houd rekening met de merken die naar voren komen uit een beschikbaarheidsonderzoek.
4. Zorg dat je het onderscheidend vermogen van je merk niet aantast door de omschrijving.
5. Raadpleeg TMCLASS.
6. Specificeer, maar niet te veel.

Onderschat het belang van een goede classificatie niet. Dit is bepalend voor de omvang van je merkrechten. Een goed merk gaat lang mee en is de investering waard!