Een merkrecht kan je alleen claimen ná registratie. Maar de waarde en zekerheid van de registratie is afhankelijk van de beschikbaarheid van het merk. En dat kun je niet simpelweg vaststellen door wat onderzoek op Google en het claimen van een domeinnaam. Hoe kan je controleren of je merk beschikbaar is?
In onze merkenpraktijk hebben wij regelmatig te maken met enthousiaste ondernemers en start-ups met een fantastisch plan en een bijpassende naam. Die hoeft alleen nog maar wereldwijd als merk geregistreerd te worden, want de domeinnaam en social media accounts zijn al geclaimd.
De ambities zijn grenzeloos en je denkt in mogelijkheden en niet in problemen, maar al je geld zetten op een merknaam die niet goed is onderzocht en niet beschikbaar blijkt te zijn, is vragen om problemen.
In de EU en Benelux merkregistratieprocedures wordt namelijk geen onderzoek gedaan naar het mogelijke bestaan van oudere merkrechten. Maar die kunnen wel worden ingeroepen tegen jouw merk, zelfs al heb je een registratie bij BOIP verkregen. Merkhouders en gebruikers hebben dus een grote eigen verantwoordelijkheid en kunnen aansprakelijk gehouden worden, in geval van een merkinbreuk.
Vermijd gedwongen rebranding
Een gedwongen verandering van je merknaam, die staat voor het concept waar jij en je investeerders in geloven, kan een grote terugslag betekenen en de lancering van het merk vertragen. Nog vervelender is het als de merknaam al een paar jaar zonder problemen is gebruikt, de naamsbekendheid is opgebouwd en er toch opeens een bezwaar opduikt. Een gedwongen rebranding is pijnlijk en kostbaar en beschadigd de zorgvuldig opgebouwde naamsbekendheid.
Het merkenrecht is hard: als er terecht bezwaar wordt gemaakt tegen je merknaam, dan zijn de mogelijke maatregelen niet mals. Zo kan een verbod op het gebruik op straffe van een dwangsom worden gegeven, afdracht van winst, schadevergoeding, rectificatie en vernietiging van goederen.
Voldoende redenen om serieus om te gaan met het onderzoek naar eventuele rechten van anderen!
Vóór de marktintroductie is het beste moment om te controleren of je merk beschikbaar is, maar als er al activiteiten zijn met het merk, is het ook niet te laat. Hoe eerder je weet of het merk wel kan, hoe beter. Problemen kunnen zich namelijk ook nog na jaren voordoen, en dan liggen de belangen heel anders. Kortom: steek je kop niet in het zand en verzeker je van de beschikbaarheid van je merk.
Maar hoe pak je dat nou aan? Hoe controleer je dat?
De beoordeling van de overeenstemming tussen merken is een vak apart; laat je vooral adviseren door een specialist.
Welk voorwerk kan je zelf doen?
Je kunt wel prima zelf wat voorwerk doen. Het “afschieten” van merken gaat in de regel makkelijker dan vaststellen of het merk echt beschikbaar is. Je kunt in een zelf uitgevoerd onderzoek vaak wel vaststellen of er identieke merken zijn die een obstakel vormen. Dan weet je vrij snel of je toch een ander merk moet zoeken en maak je geen onnodige kosten voor een uitbesteed onderzoek.
De vergelijking van merken
Er is sprake van een conflicterend merk als er:
- Overeenstemming tussen de merken is, en
- Er sprake is van soortgelijke waren en/of diensten
Deze twee aspecten hangen met elkaar samen. Lijken de merk sterk op elkaar, dan wordt er eerder soortgelijkheid van de waren en diensten aangenomen. Lijken de merken minder op elkaar, dan moeten de producten sterk lijken om te kunnen spreken van een merkinbreuk. Daarnaast speelt het onderscheidend vermogen van het merk een grote rol. Overeenstemming van merken in woorden die alleen maar beschrijvend zijn, levert in de regel geen merkinbreuk op.
Soorten overeenstemming tussen merken:
- Fonetisch: spreek je de merken hetzelfde uit?
- Visueel: zien de merken er hetzelfde uit?
- Begripsmatig: doen de merken aan hetzelfde denken?
De aanwezigheid van één soort overeenstemming kan in principe voldoende zijn om overeenstemming tussen de merken aan te nemen.
Maar wanneer is er dan sprake van soortgelijke waren en diensten?
Daarvan is natuurlijk sprake als de producten identiek zijn. Maar ook als de producten complementair zijn, of gericht zijn op hetzelfde publiek, eenzelfde toepassing hebben of bijvoorbeeld gebruik maken van dezelfde verkoopkanalen.
Ook de oplettendheid van het publiek speelt hierbij een rol. Bij impulsaankopen, zoals een chocoladereep, let de gemiddelde consument minder op en kan er sneller verwarring ontstaan, dan bij de aankoop van bijvoorbeeld een wasmachine.
Al deze factoren hangen met elkaar samen en de afweging daarvan is geen exacte wetenschap. Daarom is de uitkomst van merkengeschillen soms onvoorspelbaar.
Je kunt zoals gezegd zelf een eerste oriënterend merkonderzoek doen.
Stappen oriënterend onderzoek
- Controleer of de gewenste social media accounts en domeinnamen vrij zijn. Zijn ze bezet, dan kan dat een indicatie zijn dat het merk niet beschikbaar is.
- Google de merknaam, eventueel in combinatie met je product. Bij veel hits, is je merk wellicht bezet of niet onderscheidend.
- Check of er identieke merkregistraties in de relevante landen zijn. Dat kun je doen op: www.tmdn.org/tmview/welcome
- Als er veel identieke merken zijn, beperk je onderzoek dan tot de relevante klassen. Voor het zoeken naar relevante klassen zie tmclass.tmdn.org
- Bekijk of de aangetroffen merken voor soortgelijke producten zijn geregistreerd.
- Als dat het geval is, kun je bij merken die langer dan vijf jaar zijn geregistreerd, bekijken of ze wel worden gebruikt. Bij vastgesteld gebruik, is het merk een bezwaar.
- Vind je obstakels, zoek dan een ander merk. Lijkt het merk beschikbaar te zijn, schakel dan een specialist in voor een uitgebreider onderzoek en de registratie van je merk.
- Lijkt het merk beschikbaar te zijn, kijk dan ook alvast in de landen waar je in de toekomst verwacht actief te zijn.
Een voorbeeld
PEER voor een dating app in de EU.
Allereerst beoordeel je het onderscheidend vermogen van het merk.
De naam PEER is in het Nederlands of Frans niet direct beschrijvend voor een dating app. Het Engelse woord PEER betekent echter “gelijke” en voor een dating app waarmee je op zoek kunt gaan naar de ware, kan dat als beschrijvend worden gezien.
In het Nederlands kan PEER ook worden opgevat als een grappige verwijzing naar “man”, wat weer mogelijk beschrijvend is voor een dating app waarmee je naar een leuke man kunt zoeken.
Vanwege die betekenissen is het merk zwak onderscheidend en zullen andere merken in dezelfde klassen wellicht ook zwak onderscheidend zijn. Dat houdt in dat alleen in geval van sterke soortgelijkheid van de producten, er sprake is van gevaar voor verwarring.
Tenslotte de betekenis van PEER in de zin van fruit. Omdat merken ook conceptueel kunnen overeenstemmen, moet bij het merkonderzoek ook rekening worden gehouden met merken die begripsmatig overeenstemmen, zoals APPEL.
#1 Bepaal de relevante klassen
Voer de kernwoorden in op deze site. In dit geval zijn de klasse: 9 voor software, 42 online software en 45 voor dating diensten.
#2 Voer het merk PEER in in deze tool
Daaruit komen wereldwijd honderden merken. Beperk het onderzoek tot de relevante klassen en het gebied, bijvoorbeeld de EU.
Er blijven nog steeds 74 actieve merken in de relevante klassen over.
#3 Analyseer de zoekresultaten.
Je doet er goed aan elk van deze merken te bekijken. Als PEER het hoofdbestanddeel in de aangetroffen merken is, de merken niet ouder dan vijf jaar zijn en de omschrijving van de producten overlapt, dan heb je te maken met mogelijke bezwaren.
Als er veel vergelijkbare merken naast elkaar bestaan, dan zou je kunnen concluderen dat er nog wel een merk PEER naast kan. Alhoewel dit wel iets kan zeggen over de beschermingsomvang van het merk, kan het bestaan van meerdere identieke merken naast elkaar niet worden gebruikt als verweer in een oppositie tegen merkregistratie. Eventueel gebrek aan onderscheidend vermogen speelt wel een belangrijke rol.
Beschikbaarheidsonderzoek: risico’s in kaart
In dit geval zijn er meerdere bezwaarlijke merken. Er kleven dan ook behoorlijke risico’s aan dit merk zodat het raadzaam is op zoek te gaan naar een ander merk.
Zijn er geen resultaten, probeer dan te zoeken op fonetisch, conceptueel of visueel overeenstemmende merken.
Deze laatste stap kan in principe alleen goed worden uitgevoerd door een uitgebreid beschikbaarheidsonderzoek. Daar komen alle overeenstemmende merken uit, die vervolgens worden geanalyseerd door een deskundige. In dit geval zou dit onderzoek niet nodig zijn omdat het advies al negatief is.
Kortom: neem voorafgaand merkonderzoek serieus, het kan je behoeden voor een hoop ellende.
