Wie kiest voor een beschrijvend merk moet zich bewust zijn van de risico’s. Want zo’n beschrijvend merk kent nauwelijks juridische merkbescherming.
Veel bedrijven doen het: kiezen voor een beschrijvende merk- of handelsnaam, die in één oogopslag duidelijk maakt waarvoor het merk staat. Marketingmensen zijn er eveneens dol op: met een minimale investering begrijpt het publiek waarvoor het merk wordt gebruikt. Ideaal toch?
Beschrijvend merk wrikt met juridische realiteit
Probleem is dat de voorwaarde voor een merk is, dat het onderscheidend vermogen heeft voor de waren en/of diensten waarvoor het wordt gebruikt. Een merknaam die alleen maar het product omschrijft, is niet onderscheidend en kan dus geen merk zijn met merkbescherming. Logisch, want anders zouden merkhouders een monopolie kunnen krijgen op gebruikelijke taal.
Maar wat heb je aan een beschrijvend merk dat duidelijk maakt wat je doet, maar op zichzelf onvoldoende helder kan maken dat producten van jou afkomstig zijn?
Keuze voor beschrijvend merk is vragen om problemen
In feite werken ondernemers die voor een beschrijvend, oftewel zwak merk kiezen, zichzelf in de problemen. Zo’n merk heeft intensief gebruik nodig en bekendheid om door het publiek als merk herkend te worden en om enige merkbescherming te genieten. Als dat punt eenmaal is bereikt, is het voor concurrenten interessant om met hun merk mee te liften op dat succes terwijl de actiemogelijkheden van de oorspronkelijke merkhouder beperkt zijn vanwege het zwak onderscheidend vermogen van het merk.
Zo is het merk als woord en logo van de supermarktketen Marqt – zie hieronder – op vele manieren als merk vastgelegd, maar zal optreden tegen concurrenten die MARKT gebruiken toch heel lastig worden.
Een ander voorbeeld is bakkerij BROOD. Ondanks het succes van BROOD en haar speltbrood, kan zij concurrenten niet verbieden het woord BROOD te gebruiken.
Ook de merkregistraties van BROOD, beter gezegd van B BROOD (want het registreren van het woord BROOD voor broodproducten kan niet), kunnen niet voorkomen dat deze concurrent op elk NS Station te vinden is:
En hoe uniek is dan die duidelijke, lekker simpele naam?
De onmogelijkheid een monopolie te claimen op beschrijvende merknamen, levert nog een ander probleem op: de vindbaarheid op internet. Omdat er zoveel websites en artikelen zijn waarin het woord brood terugkomt, is de kans groot dat jouw beschrijvende merknaam verdwijnt in de ellenlange lijst van zoekresultaten. De enige manier om er dan voor te zorgen dat een beschrijvend merk bovenaan komt te staan, is door ervoor te betalen.
Hoe kan je beschrijvend merk dan wel beschermen?
Alhoewel de bescherming van beschrijvende merken een uitdaging biedt, is een beschrijvende naam niet volledig vogelvrij. In het geval van een dienstenmerk, dat ook als handelsnaam wordt gebruikt, kan het handelsnaamrecht soelaas bieden. De handelsnaamwet stelt namelijk geen eisen aan het onderscheidend vermogen van handelsnamen. Elke handelsnaam, hoe beschrijvend ook, kan in principe bescherming genieten. Dat betekent dat de handelsnaamhouder kan optreden tegen andere handelsnamen die door hun mate van overeenstemming, de plaats en de aard van het gebruik verwarring kunnen opleveren.
Als de handelsnaam heel beschrijvend is dan zal de andere handelsnaam vrijwel identiek moeten zijn om te kunnen spreken van een inbreuk. Het toevoegen van een woord kan dus al voorkomen dat er sprake is van een handelsnaaminbreuk. Denk aan BROOD versus DEBROODZAAK.
Juridische conflicten over beschrijvende merk- of handelsnaam
Eerder kwam in het nieuws dat voornemens is kleding.com voor de rechter te dagen. Beide bedrijven bieden een zoekmachine voor, je raad het al, kleding. De kans is groot dat kleding.nl in het gelijk gesteld gaat worden, omdat alleen de extensie verschilt. Vorig jaar maakte de rechter nog uit dat theorieshop.com inbreuk maakte op de handelsnaam theorieshop.nl.
Had kleding.com nog één woord toegevoegd aan haar naam, bijvoorbeeld shopkleding.com, zoekkleding.com etc, dan zou de zaak anders liggen. De uitspraak van 30 januari 2014 in de zaak van doosopmaat.nl tegen 123doosopmaat.nl bevestigt dat. Volgens de rechter was er geen sprake van inbreuk omdat door toevoeging van ‘123’ voldoende afstand was genomen van doosopmaat.nl.
Kortom: het merkenrecht biedt weinig ruimte om een beschrijvend merk te verdedigen, maar met een beroep op het handelsnaamrecht kunnen beschrijvende namen soms toch enige bescherming genieten.
Verdedigbaar merk veel meer waard dan beschrijvend merk
Dat neemt niet weg dat wij groot voorstander zijn van creatieve merknamen, die niet met trucjes en via omwegen geregistreerd en verdedigd moeten worden, maar die terecht een Intellectueel eigendomsrecht genoemd kunnen worden. Een verdedigbaar merk is zo veel meer waard dan een beschrijvende handelsnaam. Je kan veel ruimer optreden tegen inbreuken en zijn er minder grijze gebieden.
Zo kunnen concurrenten niet meeliften met jouw succes door simpelweg een woord toe te voegen aan de naam zonder aansprakelijk te zijn voor een inbreuk.
