Je merk registreren, hoe doe je dat?

Waarom je merk registreren?

Een merkregistratie is vereist als je een beroep wilt doen op merkbescherming. Door het registreren van een merknaam verkrijgt de merkhouder het exclusieve recht om deze naam te gebruiken voor de producten of diensten waarvoor deze is geregistreerd.

Pas ná registratie kun je optreden tegen anderen die een vergelijkbaar merk gebruiken. Zonder merkregistratie, geen merkrechten!

Met een merkregistratie kun je voorkomen dat anderen meeliften met jouw succes en verwarring creëren bij de consument. Dit komt je goodwill en merkwaarde ten goede. 

Daarnaast kun je een merkregistratie verkopen, verpanden en in licentie geven. Naast een rechtsmiddel, is een merkregistratie dus ook een kapitaalgoed. 

Vereisten voor een merk

1. Onderscheidend vermogen 
2. Beschikbaarheid: een merk mag geen inbreuk maken op eventuele oudere rechten van anderen. Dat kunnen oudere merken of handelsnamen zijn, maar ook auteursrechten op het ontwerp van het merk. 
3. Registratie in het betreffende land bij de bevoegde instantie

Wat is een merk?

Een merk is een onderscheidingsteken voor producten of diensten, dat bij de aangewezen overheidsinstantie is geregistreerd als merk. Een merk kan van alles zijn, bijvoorbeeld woorden, logo’s, vormen, verpakkingen, en zelfs muziekstukken. Basisvoorwaarde, is onderscheidend vermogen. Door gebruik van het merk, moet de consument in staat zijn de betreffende producten te herkennen en te onderscheiden van die van andere bedrijven. 

Is een teken puur beschrijvend voor het product zelf of de kwaliteit daarvan, dan is het niet geschikt om als merk te dienen, kan het niet worden geregistreerd en kan er dus geen exclusief recht op worden verkregen. Bijvoorbeeld CHEESE voor een kaashandel, DE SPORTFABRIEK voor een sportwinkel of TOP CONSULTANCY voor een accountantskantoor. 

Een bestaand woord kan wel een merk zijn, zolang het maar geen beschrijvende betekenis heeft voor de betreffende producten of diensten. Het woord KAAS kan bijvoorbeeld wel dienen als merk voor telefoons of jeans. Voor meer informatie, zie: De gevolgen van een beschrijvend merk.

Maar een merk kan ook om andere redenen niet geschikt zijn om als merk te dienen, bijvoorbeeld omdat het te simpel is, of juist te complex. Denk aan een enkele letter, een kleur, of juist een heel stuk tekst. Daarnaast zullen niet alle tekens door het publiek worden opgevat als merk, ook al vind je zelf wel dat het een herkenningsteken is voor jouw product of dienst. Denk aan een enkele kleur, een lettertype, een vernieuwende verpakking of de vorm van je product. 

Hoe onderzoek je of een merk beschikbaar is?

In de aanvraagprocedure in de Benelux bij het BOIP, maar ook in de EU bij het EUIPO, wordt GEEN onderzoek gedaan naar de rechten van derden. Je kunt dus een registratie krijgen en alsnog inbreuk maken. Een registratie is dan ook geen garantie dat je de oudste rechten hebt, maar is tegelijkertijd wel vereist voor het ontstaan van de rechten. 

Merkhouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vaststellen of er rechten van anderen zijn.  Het beste moment om de beschikbaarheid van een merk te controleren, is voordat je het gaat gebruiken. Maar ook als je al actief bent met het merk, is het nog steeds van belang onderzoek te doen voor je het gaat registreren. Eerder gebruik creëert immers geen rechten, zelfs niet als je al 20 jaar gebruikt. Uitzondering zijn handelsnaamrechten. Hoe eerder je weet of het merk beschikbaar is, hoe beter.  

Als je de risico’s vooraf in kaart brengt, kun je erop anticiperen en proberen bezwaren te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld met een aangepaste classificatie of vooraf overleggen met de houders van de aangetroffen merken. De beoordeling van de overeenstemming tussen merken is een vak apart; laat je vooral adviseren door een specialist. Maar je kunt wel zelf voorwerk doen. Je kunt in een zelf uitgevoerd onderzoek vaak wel vaststellen of er identieke merken zijn die een obstakel vormen. Dan weet je vrij snel of je toch een ander merk moet zoeken en maak je geen onnodige kosten voor een uitbesteed onderzoek. Maar ook enigszins afwijkende merken kunnen een bezwaar vormen voor je merk.

Databases die je kunt gebruiken voor een eerste onderzoek zijn: 

Benelux: https://www.boip.int/nl/merkenregister?app=%2F

Internationaal: https://www.tmdn.org/TMview/welcome#/tmview
https://www.wipo.int/reference/en/branddb/

Er is sprake van een conflicterend merk als er:

1. Overeenstemming tussen de merken is, en
2. Er sprake is van soortgelijke waren en/of diensten

Dit gaat verder dan een identiek merk en product. Een geringe afwijking is vaak niet genoeg om er zeker van te zijn dat een merk geen bezwaar vormt. Een merkaanvraag is zo ingediend, het onderzoek naar de beschikbaarheid is een stuk lastiger. Voor meer informatie, zie: Controleren of je merk beschikbaar is.

Waar kun je een merk registreren?

Als je alleen in Nederland en/of de Benelux actief bent, of je bent van plan een Internationaal merk in te dienen, dan is een Benelux merk geschikt. Dit kan worden aangevraagd bij  het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). 

De aanvraag kun je zelf online indienen via BOIP en tegen betaling van de officiële taksen, of je laat een professionele merkengemachtigde zoals Rise de merkaanvraag doen. 

Door het inschakelen van een merkengemachtigde heb je meer zekerheid over de beschikbaarheid van het merk, maar krijg je ook hulp bij de classificatie en de registratie strategie. Er is veel informatie online beschikbaar, maar als je geen ervaring hebt met het beoordelen ervan, is de kans groot dat zich onvoorziene issues voordoen. 

Benodigde informatie voor de merkaanvraag

Voor het indienen van de merkaanvraag heb je de volgende informatie nodig: 

• De merknaam, of het logo in een jpg bestand
• De naam van de merkhouder: dat moet een rechtspersoon of natuurlijk persoon zijn
• De classificatie en waren- en dienstenomschrijving

Eenmaal ingediend, kunnen er geen wijzigingen worden aangebracht dus zorg ervoor dat de gegevens van de merkhouder kloppen en je alle waren en diensten in de classificatie opneemt. 

De merkregistratie procedure in de Benelux (BOIP)

Het registratieproces bij het BOIP bestaat uit een aantal fasen en neemt in totaal 3 tot 6 maanden in beslag. 

1. Indienen merk aanvraag en betaling van de taksen
2. Formele toetsing: is de informatie compleet en is de classificatie conform de regels?
3. Beoordeling van de merkaanvraag op absolute gronden. Het BOIP beoordeelt of het ingediende merk geschikt is om als merk geregistreerd te worden en kan het merk weigeren. In dat geval gaat er een bezwaartermijn lopen. 
4. Publicatie van de merkaanvraag voor oppositiedoeleinden
5. Oppositieperiode van 2 maanden waarbinnen derden formeel bezwaar kunnen maken tegen de registratie van het merk op grond van hun oudere rechten. In dat geval kan er verweer worden gevoerd. Zie https://www.rise.nl/oppositie-tegen-je-merkaanvraag-wat-nu/
6. Na afloop van de oppositieperiode wordt de registratie afgerond en het digitale certificaat verstrekt. 
7. De merkregistratie geldt 10 jaar vanaf de datum van indiening. Hierna kan de registratie met steeds 10 jaar verlengd worden tegen betaling van de taksen. 

Na registratie

Het is raadzaam actief te zijn in het opsporen van merkinbreuken in de merkenregisters en in de praktijk. Een merkhouder moet zelf inbreuken opsporen en optreden. Merkonderzoek maakt immers geen deel uit van de registratieprocedure. Merkbewaking is hiervoor handig. 

Daarnaast is het van belang om te controleren of anderen niet dezelfde of een vergelijkbare naam gebruiken. Wanneer dit wel het geval is, kan er actie worden ondernomen om de inbreuk te stoppen.

Het beschermen van een merknaam kan ook door het gebruik van het ® symbool na de naam. Dit symbool geeft aan dat de merknaam geregistreerd is en dat anderen deze niet zonder toestemming mogen gebruiken.

En tenslotte de gebruiksplicht: 5 jaar na registratie moet het merk worden gebruikt waarvoor het is geregistreerd. Gebruik je het merk niet normaal, dan kun je ook geen (volledig) beroep doen op de exclusieve rechten en wordt het merk kwetsbaar voor vervallenverklaring. 

Bescherming buiten de Benelux 

Een merkregistratie in de Benelux is niet daarbuiten geldig. Als je internationaal actief bent, is het daarom van belang om het merk ook internationaal te registreren. Dit kan bijvoorbeeld via het Europees Merkenbureau (EUIPO) of de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO). 

Met een merk in de Benelux kun je dus niet optreden tegen inbreuken in het buitenland. Gebruik je jouw merk bijvoorbeeld ook in Duitsland, dan zal je, als je ook in Duitsland de exclusieve rechten wilt hebben, ook daar het merk moeten registreren. 

Als er meerdere EU landen van belang zijn, kun je een EU merk overwegen. Daarmee verkrijg je in één keer merkrechten in alle 27 EU lidstaten. Let wel op dat er dus ook uit 27 lidstaten bezwaren en opposities kunnen komen, waardoor het risico van obstakels groter is dan bij een Benelux merk. Een EU merk kan worden ingediend bij het EUIPO.

In andere landen kunnen merkrechten vaak met een Internationale merkaanvraag worden veiliggesteld. Voor meer informatie hierover, zie:

https://www.rise.nl/internationale-merkregistratie/

https://www.wipo.int/madrid/en/

Kortom

Wil je de exclusieve gebruiksrechten op jouw merk in Nederland en wil je kunnen optreden tegen inbreuken, registreer je merk dan bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Stel wel eerst vast met onderzoek of jouw merk beschikbaar is en zorg ervoor dat alle gegevens van de merkaanvraag kloppen en de landen dekkend zijn. Heb jij hulp nodig bij merkregistratie en wil je weten wat het traject precies inhoudt? Bel of mail ons vrijblijvend voor overleg.