Waarom je merk in de VS registreren?
Ontstaan van exclusief recht
Met een merkregistratie maak je duidelijk dat je het alleenrecht claimt op het betreffende merk. In veel landen is een merkregistratie ook een absolute eis om überhaupt een beroep te kunnen doen op het exclusieve recht jouw naam of logo te gebruiken. In de VS kunnen merkrechten ook ontstaan door een merk in gebruik te nemen, maar die gelden alleen voor de producten en in het gebied waarvoor er feitelijk gebruik is. Het merk vóór gebruik veiligstellen kan in dit systeem niet.
Vóór aanvang van het gebruik, rechten veiligstellen
Een voornemen om een bepaald merk in gebruik te nemen creëert geen rechten en dat is ook direct het grootste gevaar: zolang het merk niet wordt gebruikt, is er, ook in de VS, geen recht en zou het kunnen gebeuren dat bij de marktintroductie blijkt dat het merk op bezwaren stuit en niet mág worden gebruikt.
Door het registreren van een merknaam verkrijgt de merkhouder het exclusieve recht om deze naam te gebruiken voor de producten of diensten waarvoor deze is geregistreerd.
Een geregistreerd merk kan een obstakel vormen voor nieuwe merken
Het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) onderzoekt elke nieuwe merkaanvraag actief of er geen inbreuk wordt gemaakt op eerder geregistreerde merken. Door je merk te registreren, treedt het USPTO als het ware op als waakhond van jouw rechten. Een merk dat te veel lijkt en wordt aangevraagd voor soortgelijke producten, wordt simpelweg niet geaccepteerd.
Een geregistreerd merk biedt meer mogelijkheden bij e-commerce platforms
Om maximaal gebruik te kunnen maken van de advertentie en marketingmogelijkheden van platforms als amazon.com, kan een merk bij het platform worden geregistreerd, maar alleen als er een afgeronde merkregistratie is. Daarmee krijg je beschikking over allerlei mogelijkheden om jouw producten op de voorgrond te krijgen.
Een geregistreerd merk is de beste basis voor optreden tegen copy cats
In tegenstelling tot een claim op basis van een gebruikt merk, hoeft in geval van een geregistreerd merk, het recht zelf niet worden bewezen; de registratie op zich is voldoende.
Een geregistreerd merk kun je in licentie geven of verpanden
Mocht je zelf niet de distributie of productie in de VS doen, dan kun je dat recht geven aan een Amerikaans bedrijf door middel van een licentie. Daarmee kun je regelen wat wel en niet kan en wanneer de overeenkomst eindigt.
Lokale productie in de VS
Er zal naar verwachting meer via Amerikaanse ondernemingen worden geproduceerd en gehandeld in de VS nu de verwachting is dat de importheffingen op Europese en Chinese producten omhoog zullen gaan.
In dat kader is het van belang dat je als onderneming op tijd je merk beschermt in de VS.
Hoe kun je een merk registreren in de VS?
Er zijn twee manieren om een merk in de VS te registreren
- Internationaal bij WIPO met aanwijzing van de VS
Voor meer informatie: https://www.rise.nl/internationale-merkregistratie/
Voordeel van deze route: je hoeft pas na ongeveer 6 jaar aan te tonen dat het merk wordt gebruikt waarvoor het is geregistreerd.
Nadeel: iets hogere kosten dan een nationaal merk - Nationaal direct bij het USPTO
Voordeel: lagere kosten
Nationale merkaanvraag in de VS
Een merk in de VS moet worden ingediend op een van de onderstaande grondslagen:
- Intent to use (voorgenomen gebruik, USPTO Section §1B).
De aanvrager verklaart dat de intentie bestaat het merk in de toekomst in de VS te gebruiken.
Na de acceptatie van het merk (de allowance), moet het feitelijk gebruik binnen 6 maanden worden aangetoond. Deze periode kan tot maximaal 3 jaar worden verlengd, maar als er dan geen gebruik kan worden aangetoond, kan de registratie niet worden afgerond. - Use (feitelijk gebruik, USPTO Section §1A).
Een aanvraag wordt ingediend samen met de verklaring van gebruik en nadat het onderzoek is afgerond en de oppositieperiode is doorlopen, wordt het merk geregistreerd. - Buitenlandse registratie (USPTO Section 44E).
Als het merk al in het thuisland van de aanvrager is geregistreerd, (bijvoorbeeld in de EU of Benelux), dan kan een merkaanvraag in de VS worden ingediend op basis van die buitenlandse merkregistratie. Het gebruik aantonen is dan geen onderdeel van de registratieprocedure. Gebruik speelt wel een rol bij het behoud van de merkregistratie.
Bijzonderheden merkregistraties in de VS
- Feitelijk gebruik moet altijd worden aangetoond: soms om een registratie te verkrijgen, maar altijd om het merk te kunnen behouden
- Onderzoek naar eventuele oudere conflicterende rechten, is een vast onderdeel van de aanvraagprocedure
- Gebruikelijke achternamen kunnen niet worden geregistreerd als merk
- Merken kunnen worden geweigerd vanwege het bestaan van overeenstemmende merken
- Het is mogelijk een weigering op te lossen door een toestemmingsbrief van de houder van het oudere merk
- Het USPTO hanteert strenge classificatie eisen: vage termen zijn niet toegestaan
- Een geringe afwijking van het gebruikte merk tov het geregistreerde merk, kan ervoor zorgen dat gebruiksbewijzen niet worden geaccepteerd
- Oppositieprocedures in de VS komen niet vaak voor, maar als er oppositie wordt ingediend, krijg je te maken met hoge kosten en een lang, ingewikkeld proces
Onze ervaring met merken in de VS
Aanvraagprocedures in de VS zijn complex en kunnen lang duren, onder meer omdat gebruik een rol speelt in de meeste procedures en het USPTO ook onderzoek doet naar eerder geregistreerde merken en weigert in geval van een conflict.
Dat laatste is vervelend zolang het merk nog onderzocht moet worden, maar als de registratie eenmaal is afgerond, weet je dat je een merk hebt dat standhoudt. Daarnaast zal het USPTO jouw merk ook beschermen door nieuwe merken die erop lijken te weigeren.
Door het behoud van de registratie te verbinden aan het feitelijke gebruik, wordt het merkenregister ontdaan van merken die niet worden gebruikt. Hiermee wordt vervuiling van het merkenregister tegengegaan, zoals in Europa niet het geval is.
Op dit moment heeft het USPTO een achterstand en er is geen mogelijkheid om de procedure te bespoedigen. Om die reden kan het handig zijn een Internationaal merk in te dienen, want dan moet het USPTO in principe binnen 12 maanden een oordeel vellen over de merkaanvraag.
Ons advies
Begin tijdig met registreren in de VS, maar wel pas als je concrete plannen hebt. Je kunt een merk immers niet behouden als er geen gebruik is.
Vanwege de specifieke regels, raden wij aan niet zelf aan de slag te gaan met een merkaanvraag.
En wat betreft het aantonen van het gebruik: onderteken alleen documenten die feitelijk kloppen. Het ondertekenen van een Statement of Declaration of Use voor producten waar geen gebruik voor is, kan resulteren in (gedeeltelijk) verlies van de merkregistratie.
