Merkregistraties in de Benelux: tips voor succesvolle merkbescherming -en verdediging

In de dynamiek van ondernemen is het beschermen van je merk in de Benelux cruciaal. Zeker omdat er online snel verwarring kan ontstaan en copycats aan de orde van de dag zijn. 

In dit artikel bieden we je inzicht en praktische handvatten voor een succesvolle en bruikbare merkregistratie. Ontdek waarom een merkregistratie zo belangrijk is; Niet alleen zodat je een beroep kunt doen op de wettelijke handhavingsmogelijkheden, maar ook uit strategisch en commercieel oogpunt.  Alleen met een merkregistratie, kun je ervoor zorgen dat jouw merkidentiteit uniek blijft en dat je bouwt aan een sterke en waardevolle goodwill. Een merk is veel meer dan een naam of een logo: De waarde van je bedrijf bestaat grotendeels uit de waarde van je merk en de goodwill die daarmee is opgebouwd. Maar ook de consument is erbij gebaat dat merken duidelijk te onderscheiden zijn. Zij rekenen op een bepaalde kwaliteit. Verwarring resulteert in teleurgestelde klanten en daarmee schade aan de reputatie van je merk en je business. 

Nauwkeurig opgebouwde merkidentiteit verdient bescherming! 

Waarom merkregistratie in de Benelux?

Een merkregistratie in alleen Nederland is niet mogelijk. Samen met België en de Luxemburg is er een samenwerking op het gebied van merkbescherming, waarbij de Benelux regio als één bundel wordt aangeboden.

Gezien de intensieve commerciële samenwerking tussen Nederland en onze zuiderburen is dat ook wel handig. Met een Benelux merkregistratie kunnen ondernemers hun merkrechten dus in de hele regio laten gelden. Maar ook als er alleen gebruik van het merk in één van de drie Benelux landen is, is een Benelux merkregistratie de enige manier om je merkrechten vast te leggen. Gebruik in één land is voldoende om recht op de merkregistratie in de hele Benelux te behouden. 

Daarnaast kan een Nederlandse merkhouder onverkort optreden tegen merkinbreuken in België, ook al is er alleen gebruik in Nederland. Zeker gezien het toegenomen risico van verwarring online is dat handig. Ook al ben je niet actief in België, de zoekresultaten kunnen dermate verwarrend zijn dat de klant toch bij je Belgische concurrent uitkomt en niet bij jou. En misschien heb je plannen om in de toekomst uit te breiden naar de rest van de Benelux. Met een Benelux merkregistratie is de hele Benelux als het ware gereserveerd voor toekomstige activiteiten. 

Op basis van een Benelux merkregistratie kun je inbreuken aanpakken en verwarring in de hele Benelux voorkomen. Ook ben je er zeker van dat je kunt uitbreiden naar de rest van de regio.  

Een Benelux merkregistratie biedt bovendien een solide basis voor internationale expansie van je merkrechten. Zo kun je op basis van een Benelux merk een internationaal merk indienen en daarmee in één keer in vele landen wereldwijd registreren. Dus ook al is jouw ambitie groter dan de Benelux: Een Benelux merkregistratie is een goede eerste stap en past in een ambitieuze groeistrategie. 

Voordelen van Benelux merkregistratie:

Exclusieve gebruiksrechten van het merk: Met de oudste merkregistratie heb je het alleenrecht op het gebruik van het merk. Wordt dat oudste recht niet gerespecteerd, dan kun je optreden tegen alle merken die van jongere datum zijn en gelden voor soortgelijke producten. Optreden is niet alleen mogelijk tegen identieke merken, maar ook tegen overeenstemmende merken kan worden opgetreden. Kwade trouw is daarbij niet vereist. Het merkenrecht is wat dat betreft duidelijk. een inbreuk mag niet, of dat nou bewust kopiëren of onbedoeld is. 

Zelf moet je er dus ook voor zorgen dat je geen inbreuk maakt en de eerste registratiedatum veilig stelt. Want als een ander simpelweg eerder registreert, ben je zelf de inbreukmaker en aansprakelijk voor eventuele schade. 

Verhoogde bedrijfswaarde: De waarde van je bedrijf is mede gekoppeld aan de opgebouwde goodwill. Die hangt natuurlijk samen met je merknaam. Een merkregistratie biedt zekerheid dat de merknaam is veiliggesteld en daarmee de goodwill kan worden verdedigd. Dat recht en de goodwill is alleen overdraagbaar en te verkopen als er een merkregistratie is. Zonder registratie geen recht en geen verzilverbare goodwill. Mogelijk ben je in het bezit van handelsnaamrechten, maar die gelden lokaal en kunnen nooit betrekking hebben om een productmerk. In het geval van een bedrijfsovername, een fusie, lening of het aantrekken van investeerders spelen merkregistraties dus een grote rol en zijn waardebepalend. 

Professionaliteit en vertrouwen: Met een merkregistratie straal je uit dat je een serieuze en ambitieuze ondernemer bent, die vooruit denkt, investeert in zijn bedrijf en naam en bezig is met de toekomst. Een goede merkenportefeuille wekt vertrouwen bij (potentiële) zakenpartners. Het laat zien dat je de zaken op orde hebt. 

Daarnaast is het makkelijker zaken doen, als je kunt garanderen dat het merk veiliggesteld is. Onzekerheden zijn immers funest voor ondernemers. 

Nadelen van Benelux merkregistratie:

Beperkte geografische dekking: Een Benelux merk geldt alleen in de Benelux en biedt geen enkele bescherming daarbuiten. Ook geeft een Benelux merkregistratie geen voorrang op op merkbescherming in het buitenland. Alleen in de eerste 6 maanden na het indienen van het Benelux merk, kan er een beroep worden gedaan op de prioriteit. Dat houdt in dat als je je merk binnen 6 maanden in andere landen indient, deze dezelfde beschermingsdatum als het Benelux merk krijgt. Dat biedt echter maar 6 maanden voordeel. Merken die voor die datum al in het betreffende land golden, zijn van oudere datum en kunnen een blokkade vormen voor de uitbreiding van het Benelux merk. Kortom, in ieder land moet de rechtsituatie worden bekeken, alvorens het merk aan te vragen en in te dienen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de specifieke nationale eisen. Voor internationale merken. Zie: https://www.rise.nl/internationale-merkregistratie/

Benelux regio: Ook al ben je alleen actief in Nederland, een merkregistratie geldt voor de hele Benelux. Dit kan betekenen dat er een bezwaar komt uit België of Luxemburg, waardoor de merkregistratie niet kan worden verkregen. Ook als je geen belang hebt buiten Nederland en de andere partij geen belang heeft in Nederland, kan er een onnodige blokkade zijn voor de merkregistratie. 

Daarnaast moet er niet alleen rekening worden gehouden met de Nederlandse taal, maar is het Franse taalgebied ook relevant voor de beoordeling van merken en hun onderscheidend vermogen. Een woord dat in de Nederlandse taal niet bekend wordt geacht, zou in Nederland kunnen dienen als merk, maar kan niet als Benelux merk worden geaccepteerd als er in het Franstalige deel van de Benelux het woord wel een duidelijke betekenis heeft.

Geen wijzigingen mogelijk: Als een merk eenmaal is aangevraagd, kunnen er geen wijzigingen worden aangebracht, tenzij het een beperking van het recht inhoudt (beperking van de waren en diensten of intrekking van de hele merkaanvraag). Bij wijzigingen  aan het merk, of uitbreiding van de activiteiten is een nieuwe merkaanvraag nodig met de kosten van dien. Denk dus goed na over het te registreren merk en de waren- en dienstenomschrijving die je hanteert. 

Gebruiksplicht: 5 jaar na registratie moet het merk worden gebruikt zoals geregistreerd en voor de relevante waren en diensten. Gebruik je het merk niet, dan vervalt de registratie niet automatisch maar kun je geen beroep doen op de merkbescherming en kan een derde vervallenverklaring van het merk eisen. Proactief registreren voor toekomstig gebruik is in veel gevallen handig, maar je kunt niet oneindig een merk claimen die je niet gebruikt. 

Benelux Merkregistratie stappenplan:

1. Vooronderzoek: Het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BOIP) doet geen ambsthalve onderzoek naar de beschikbaarheid van je merk. Merkhouders moeten zelf opletten en bezwaar maken of oppositie indienen als ze een merk aantreffen dat conflicterend is met hun merk. Om te voorkomen dat je gedurende de aanvraagprocedure, of erna, wordt geconfronteerd met een bezwaar, waardoor je gedwongen wordt het merk aan te passen, is het verstandig vooronderzoek te doen naar het bestaan van oudere gelijkende merken. Naast de aangetroffen registraties kan onderzoek naar het gebruik van de aangetroffen merken waardevolle informatie opleveren, op basis waarvan conflicten kunnen worden voorkomen. Niet alleen identieke merken vormen overigens een bezwaar of merken in strikt dezelfde klassen. Het gaat om overeenstemming tussen merken en soortgelijkheid van waren en diensten om gevaar voor verwarring vast te stellen. Het onderzoek dient veel verder te gaan dan zoeken op identieke merken voor identieke klassen. Het is raadzaam hiervoor ons kantoor in te schakelen. Zie: https://www.rise.nl/controleren-beschikbaarheid-merk/
2. Merkaanvraag indienen: Als je hebt vastgesteld dat het merk beschikbaar en onderscheidend is, kan de merkaanvraag worden voorbereid. 

Het aanvraagproces lijkt ongecompliceerd, maar is dat niet altijd. Het bepalen welk merk moet worden ingediend en het vaststellen van de omschrijving  van waren en diensten vereist vaak de nodige kennis en ervaring. Schakel ons kantoor in, zeker voor de wat complexere merkaanvragen.

1. Bepaal wat je gaat registreren: Dien je een woord, logo of een combinatie in? In kleur of zwart-wit? Met of zonder pay off etc. Let op: Een beschrijvend merk kan NIET als woordmerk worden geregistreerd. Voeg in dat geval een logo toe. Omdat je gaandeweg het merk niet meer kunt aanpassen, is dit een belangrijke beslissing. Zie: https://www.rise.nl/de-gevolgen-van-een-beschrijvend-merk/
2. Selecteer de juiste klassen: Bepaal de klassen en de omschrijving conform de classificatie van Nice. Het gaat daarbij om de waren en diensten die je aan derden levert, en niet om wat je allemaal doet of wat je doelstellingen zijn. De omschrijving is geen bedrijfsplan. Het is louter bedoeld om duidelijk te maken welke producten of diensten je gaat vermarkten onder de naam en waarvoor je bescherming claimt. Identificeer de relevante klassen voor je producten of diensten. Het correct specificeren van deze klassen is van cruciaal belang voor een succesvolle registratie. Zie: https://www.rise.nl/belang-van-een-juiste-classificatie-bij-een-merkaanvraag/
3. Bepaal de tenaamstelling: Een merk moet op naam van een rechtspersoon of natuurlijk persoon staan: een B.V., N.V., Stichting, Vereniging, publiekrechtelijke organisatie of natuurlijk persoon. Eventueel kunnen er meerdere merkhouders zijn, alhoewel dat niet raadzaam is. Voor alle handelingen met het merk is namelijk toestemming van beide partijen vereist en dat is niet altijd haalbaar. Een fout in de tenaamstelling is funest. Zet je het merk op je handelsnaam, die niet de naam van je rechtspersoon is, dan ontstaan er geen merkrechten omdat het geen rechstgeldige rechtspersoon is.
4. Dien in bij het BOIP: Via boip.int kan de merkregistratieaanvraag bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BOIP) worden ingediend. Voor de finale indieining van de aanvraag dienst de betaling plaats te vinden. Nu begint de aanvraag procedure. 
5. Aanvraagprocedure: Bij een probleemloze aanvraag neemt de hele procedure 3 tot 6 maanden in beslag. In geval van een weigering, regularisatie of oppositie kan het langer duren. 
6. Formele toetsing: Is de informatie compleet en is de classificatie conform de regels? 
7. Beoordeling van de merkaanvraag op absolute gronden: Het BOIP beoordeelt of het ingediende merk geschikt is om als merk geregistreerd te worden en kan het merk weigeren. In dat geval gaat er een bezwaartermijn lopen. 
8. Publicatie van de merkaanvraag voor oppositiedoeleinden.
9. Oppositieperiode van 2 maanden waarbinnen derden formeel bezwaar kunnen maken tegen de registraie van het merk op grond van hun oudere rechten. In dat geval kan er verweer worden gevoerd. Zie: https://www.rise.nl/oppositie-tegen-je-merkaanvraag-wat-nu/
10. Na afloop van de oppositieperiode wordt de registratie afgerond en het digitale registratiecertificaat verstrekt. 
11. De merkregistratie geldt 10 jaar te rekenen vanaf de datum van indiening. Hierna kan de registraie met steeds 10 jaar kan worden verlengd tegen betaling van de taksen. 
12. Juridische bescherming: Na registratie kun je een beroep doen op alle rechten en rechtsmiddelen die worden geboden door het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Lees hier meer. 

Na afronding van de Benelux Merkregistratie:

Een belangrijke stap is genomen voor de bescherming van je commerciële en juridische belangen. Maar, zoals eerder aangegeven bewaakt de merkeninstantie BOIP je merk niet. Als merkhouder moet je zelf alert zijn op eventuele inbreuken en in actie komen als er conflicterende merken worden ingediend. Maar hoe kom je erachter welke merken zijn ingediend en welke merken een bezwaar vormen? 

• Bewaak je merk:
  • Laat je merk opnemen in een merkbewakingssysteem. Op die manier wordt je tijdig geïnformeerd over nieuw ingediende merken die gelijkenis vertonen met jouw merk. Dat stelt je in staat tijdig in actie te komen. Een merk dat nog niet wordt gebruikt, zal eerder worden opgegeven dan een merk dat al intensief wordt gebruikt. Daarom is de kans van slagen groter bij tijdig optreden.
  • Controleer zelf je merknaam actief online om eventuele inbreuken op te sporen. Niet ieder merk dat wordt gebruikt, is geregistreerd en andersom. Beide controles zijn dan ook nodig. 
  • Schakel ons kantoor in. Wij selecteren de relevante merken en kunnen helpen bij het maken van bezwaar. Voordat actie wordt genomen, is vooronderzoek naar de rechten over en weer essentiëel. De andere partij kan bijvoorbeeld al oudere registraties hebben in welk geval het maken van bezwaar niet raadzaam is.
• Handhaaf je rechten:
  • Hoe eerder je optreedt, hoe beter. De schade blijft daarmee beperkt en de kans van slagen is groter als het conflicterende merk nog niet groots wordt gebruikt. 
  • Reserveer een budget voor de handhaving. Gelijk krijg je niet zomaar, daar moet je in investeren. 
  • Schakel ons kantoor in voor het afhandelen van bezwaren: er zijn vele valkuilen die een boomerang effect kunnen veroorzaken.
• Houd je merkregistratie up-to-date:
  • Vernieuw de merkregistratie na 10 jaar. Het missen van die termijn, betekent verlies van je merkregistratie
  • Voer eventuele veranderingen van je bedrijfsnaam en adres door. Het merkregister is openbaar en het is de verantwoordelijkheid van de merkhouder ervoor te zorgen dat de contactgegevens kloppen.
  • Dien een nieuw merk in als het merk of de activiteiten zijn gewijzigd.
• Gebruiksplicht:
  • 5 jaar na de registratiedatum van je merk gaat de gebruiksplicht in. Gebruik je het merk dan niet normaal voor de producten waarvoor het is geregistreerd, dan wordt de registratie kwetsbaar voor vervallenverklaring. Het monopoliseren van het merk wordt dan lastig.